Une marque qui sent la concurrence à plein nez

par | 24 Mai 2019 | About Innovation Stories

Avez-vous déjà fait, pensé ou rêvé de faire usage de la marque d’un concurrent à titre de mot-clé pour vendre vos produits et services sur internet ? Allez, avouez le ! De toutes façon, on n’est pas là pour vous juger ! Intention louable ou non, c’est un autre débat. Aujourd’hui, on tentera simplement de répondre à la question suivante : en avez-vous le droit ? Dans tous les cas, si l’envie vous démange, avant de vous lancer, lisez attentivement notre “checklist’” du droit en la matière. A vos marques, prêts, concurrencez !

Re(marques) sur le référencement

Prenons l’exemple de Google (oui, pas très original me diriez-vous, mais ils ne sont pas en position dominante pour rien…). Deux types de référencement sont possibles :

  • Un référencement naturel : lorsque vous tapez des mots-clés dans la barre de recherche, l’algorithme de Google va vous proposer les réponses dans un ordre décroissant de pertinence. Ce référencement est automatique et gratuit.
  • Un référencement payant : ce type de référencement renvoie au service Adwords proposé par Google. L’opérateur économique qui souhaite augmenter sa visibilité peut acheter un ou plusieurs mots-clés. Si l’un des mots-clés achetés est entré dans la barre de recherche, un lien promotionnel vers le site de l’opérateur économique s’affichera en marge des réponses affichées grâce au référencement naturel. Google se rémunère au clic sur le lien promotionnel.

Marque et remarques sont dans un bateau, marque tombe à l’eau il reste qui ? Re(marques) : ces mots-clés ont un don d’ubiquité. Plusieurs annonceurs peuvent sélectionner un même mot-clé.

Histoire de marquer le coup

Les marques doivent se démarquer. Un petit jeu de mot pour vous, mais un grand enjeu pour elles. Si la marque a pour fonction essentielle et primaire de vous démarquer, vous, vos produits et services, de vos concurrents, elle doit également se démarquer dans la faune et la flore qu’est internet. Le droit des marques est aujourd’hui challengé par les outils de référencement mis en place par les moteurs de recherches.

Re(marques) : le choix de votre mot-clé est important. Vous pouvez choisir un mot qui décrit vos produits et services, un terme usuel ou une marque. Le dernier choix est souvent préféré, d’où notre volonté de dresser un panorama de l’articulation entre le droit des marques, le principe de libre concurrence et le référencement. Usage toléré ou atteinte à la propriété intellectuelle ?

Prenez vos marques… en droit des marques

Pour être sûr de ne commettre aucun impair, petite révision, qui je l’espère marquera vos esprits :  

Prise de fonction

La marque a trois fonctions (CJCE 18 juin 2009, aff. C-487/07, L’Oréal/Bellure)

  • Une fonction essentielle : la marque a une fonction d’indication d’origine qu’elle doit constamment assumer. Elle doit garantir à l’utilisateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en le distinguant de ceux des concurrents qui ont une autre provenance (CJCE 17 octobre 1990, aff. C-10/89, Hag). À défaut, la marque pourra être refusée, déchue ou déclarée nulle.
  • Une fonction de publicité : cette fonction, comme la suivante, n’est assurée que lors de l’exploitation de la marque. La marque est ici utilisée en tant qu’élément de promotion ou instrument de stratégie commerciale (CJUE 23 mars 2010, aff. jtes C-236/08 à C-238/08, Google France et Google).
  • Une fonction d’investissement : la marque est utilisée pour “acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs” (CJUE 26 septembre 2011, aff. C-323/09, Interflora c/ Mark and Spencer).

Une marque qui marque par sa renommée

Il existe des marques qui vous marquent plus que d’autres. Ce sont les marques de renommée, également dites “marques notoires”. Il s’agit d’une marque (très) connue du public visé par le produit concerné (ex: Chanel pour le parfum N°5, Coca-Cola pour le soda du même nom etc). Une telle marque bénéficiera en principe d’une protection supplémentaire (CJUE 18 juin 2009 et 12 juillet 2011 L’Oréal), mais le titulaire devra prouver que son concurrent (autrement-dit vous) tire indûment profit de la renommée de la marque, en se plaçant notamment dans son sillage. À cela, vous pourrez opposer l’argument du juste motif, mais bon courage à vous.

En toute bonne concurrence, qu’en pense la jurisprudence ?  

Le commerce électronique n’étant pas concerné par les frontières, une réglementation européenne s’imposait. Chose promise, chose due, la jurisprudence européenne a marqué au fer rouge la jurisprudence française.

L’annonceur se (dé)marque du moteur de recherche

La CJUE, dans son arrêt Google du 23 mars 2010, vient distinguer l’annonceur du moteur de recherche.

  • L’annonceur est celui qui achète et fait usage d’un mot-clé. Il bénéficie du service de référencement.
  • Le moteur de recherche est celui qui propose le service de référencement. Le fait de stocker des mots-clés, y compris des signes, ne constitue pas un usage du signe dans la vie des affaires. Sa responsabilité sur le terrain de droit des marques ne peut être engagée (ce qui est très discutable).

La nécessaire atteinte à l’une des fonctions de la marque

Admettons que vous ayez franchi le cap et ayez choisi de faire usage de la marque d’un de vos concurrents, deux situations sont possibles :

  • Présence d’une double identité de produit et de services entre les votre et les siens.
  • Simple similarité entre vos produits et services et les siens.

Si vous êtes dans la première situation, selon l’arrêt Interflora du 22 septembre 2011, le titulaire de la marque pourra vous interdire l’usage de sa marque en tant que mot-clé si “cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque” (ci-dessus).

Si vous êtes dans la seconde situation, selon l’arrêt CJUE BergSpechte du 25 mars 2010, le titulaire de la marque devra établir un usage sans consentement du signe et démontrer l’existence d’un risque de confusion pour vous empêcher d’utiliser sa marque. Exemple : si vous êtes trop évasif ou que l’on puisse croire que les produits viennent d’une seule et même entreprise.

Atteinte ou pas atteinte, chaque fonction à ses propres marques !

  • Atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine : atteinte il y aura, si la publicité “affichée à partir du mot-clé ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers” (CJUE 26 septembre 2011, aff. C-323/09, Interflora c/ Mark and Spencer). Concrètement : si vous suggérez un lien quelconque avec votre concurrent vous commettez une atteinte. La solution ? Veillez à bien identifier l’annonceur (c’est-à-dire vous) à travers l’annonce et à ne pas faire mention de la marque d’autrui ou de son signe dans l’annonce commerciale.
  • Atteinte à la fonction de publicité : vous ne commettez pas d’atteinte en utilisant un mot-clé reprenant la marque de votre concurrent même si vous le poussez dans ses retranchements. Exemple : vous apparaissez un rang devant lui dans les résultats ou l’obligez à intensifier ses efforts en matière de publicité. Selon la Cour, vous êtes dans votre droit, votre but (il est permis d’en douter) étant de proposer aux internautes des alternatives.

Re(marques) : c’est un peu cruel… car d’une part, la Cour reconnaît que cette pratique peut avoir des répercussions sur l’emploi publicitaire d’une marque et d’autre part, votre concurrent devra payer un prix par clic plus élevé, s’il veut apparaître en premier.

  • Atteinte à la fonction d’investissement : l’atteinte sera caractérisée si l’emploi du mot-clé gêne de manière substantielle le titulaire de la marque pour investir ou met en péril sa réputation.

En revanche, pas d’atteinte, si l’usage du signe pousse le titulaire de la marque à redoubler d’efforts en matière de publicité ou détourne le consommateur de son produit. On ne vous en voudra pas si votre service est meilleur… au fond ce n’est que le jeu de la concurrence, ma pauvre Lucette !

(Re)marques : le simple fait que votre annonce apparaisse, suite à la saisine du nom de la marque de votre concurrent dans la barre de recherche, ne caractérise pas à elle seule la confusion. Cela a notamment été précisé par la jurisprudence française dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 2 février 2011 Google c/ Auto Ies.

Petites précisions

  • côté français, pas beaucoup d’originalité, nous avons repris la position de la CJUE dans de nombreux arrêts tels que celui du TGI de Paris du 8 mars 2018, Aquarelle.
  • côté anglais, préparez bien vos arguments, car le juge anglais lui, a donné raison à Interflora, considérant que Mark & Spencer était coupable de contrefaçon car il crée un risque de confusion.

A (m)Ad Wor(l)d ?

L’équilibre entre droit des marques et principe de libre concurrence n’est pas simple à trouver. Bien souvent, le titulaire de la marque devra mettre de l’eau dans son vin et voir ses prérogatives affaiblies au motif que la publicité sur internet à partir de mots-clés fait partie des pratiques inhérentes au jeu de la concurrence.

La jurisprudence est constante en la matière depuis huit ans, un revirement semble donc difficilement envisageable. D’autant plus que Google, déjà en position dominante à l’époque, est aujourd’hui en position d’ultra-dominance avec 94% des parts du marché des moteurs de recherche et de la publicité en ligne. Au point que l’on se demande si Google Adwords ne pourrait pas constituer une infrastructure essentielle… Car sans référencement, impossible d’exister sur internet (décision de l’autorité de la concurrence, 28 octobre 2010 Navx c/ Google Adwords). Pour constituer une infrastructure essentielle, il faut que l’infrastructure ne soit pas aisément reproductible et qu’elle présente un caractère de nécessité. Si une telle qualité est reconnue à Google Adwords, son accès est obligatoire contre un prix raisonnable. En extrapolant, si l’on admettait que le droit des marques puisse primer sur la concurrence, nombre de mots-clés seraient inaccessibles et donc l’accès au service non assuré. À méditer…

Cette question est d’autant plus d’actualité, après l’annonce de Google qui interdit à Huawei l’accès à ses licences Android. On en constate déjà les (désastreuses) conséquences pour le fabriquant de téléphone. Un être vous manque et tout est dépeuplé…

Faites vos jeux, rien ne va plus…

Les autres stories

Les inventions de salariés

Les inventions de salariés

  Miroir, miroir, dis-moi quel régime d'invention de salarié s'applique à moi... Lorsqu'un salarié d'une entreprise développe une invention, un régime spécifique est prévu par la loi. Trois catégories d'inventions de salariés sont à distinguer. Entre conditions de...

Panorama de la contrefaçon en France et dans l’UE

Panorama de la contrefaçon en France et dans l’UE

  À l’occasion de la journée mondiale anti-contrefaçon qui a eu lieu le 6 juin dernier, l’EUIPO a publié une étude qui dresse un panorama de la contrefaçon. Les années passent et se ressemblent tristement… Le commerce de produits contrefaits ou piratés ne cesse...

Secret des affaires : les bonnes pratiques à adopter en entreprise

Secret des affaires : les bonnes pratiques à adopter en entreprise

  Pour que le secret des affaires n'ait plus aucun secret pour vous Une fois votre choix fait (ou non) entre propriété intellectuelle et secret des affaires, il est temps de s'intéresser à la mise en oeuvre effective de la protection de vos actifs immatériels. En...

Essayez gratuitement About Innovation avec votre équipe

Share This